Директор (патентная практика, юридическая практика, депонирование), патентный поверенный

Получив отказ в регистрации товарного знака на заявленное в отношении товаров 29 класса МКТУ обозначение “topEXCLUSIVE”, в консультационный пункт обратился руководитель компании, размещающий заказ на производство под этим обозначением консервированных оливок в Испании и ананасов в Тайланде и импортирующий их в нашу страну для последующей реализации на внутреннем рынке.

Вопрос консультирующегося касался возможности преодоления отказа в регистрации заявленного обозначения.

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, так как доминирующее положение в обозначении занимает надпись “EXCLUSIVE” (в переводе с англ. – исключительный, особый, первоклассный, отличный), указывающая на определенные качественные характеристики заявленных товаров и носящая хвалебный характер.

Консультант в своем ответе исходил из норм статьи 4 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон).

Действительно, в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, доминирующее положение в которых занимают знаки и (или) указания, используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта.

В заявленном обозначении слово “EXCLUSIVE” занимает доминирующее положение, именно этот словесный элемент указывает на качество товара и носит прямо хвалебный характер.

Вместе с тем, пунктом 3 статьи 4 Закона предусмотрено, что положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 4, могут не применяться в отношении обозначений, которые на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака фактически приобрели различительную способность в результате использования. Это означает, что если на дату подачи заявки на товарный знак потребитель консервированных оливок и ананасов стал ассоциировать заявленное обозначение с производителем (импортером) товаров, а само обозначение четко воспринимается потребителем как торговая марка консервированных овощей и фруктов именно этого производителя (импортера), то обозначение “topEXCLUSIVE” может получить право на регистрацию.

Доказывание приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате использования ложится на плечи заявителя, причем такая процедура осуществляется через механизм подачи жалобы на решение экспертизы в Апелляционный совет при патентном органе.

Заявителю было рекомендовано собрать соответствующие доказательные сведения об объемах продаж, о степени охвата рынка, о месте данной продукции в общем объеме продаж консервированных оливок и ананасов в нашей стране, другие сведения (демонстрация товара на ярмарках или выставках, варианты представления товара в сетях продажи аналогичных товаров в интернете или в продовольственных супермаркетах и магазинах) на дату подачи заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака.

Консультирующийся был ознакомлен также с возможностью представления в Апелляционный совет в качестве доказательной базы результатов опроса потребителей, проведенного независимой аккредитованной организацией, имеющей право на проведение соответствующих опросов.