Директор (патентная практика, юридическая практика, депонирование), патентный поверенный

Трофимов Вячеслав Витальевич

14 декабря 2023 года состоялась 19-я сессия работы консультационного пункта по интеллектуальной собственности для экспортеров

Белорусская компания – производитель детских игрушек, желая заключить лицензионный договор с правообладателем общеизвестного товарного знака, обратилась с вопросом в отношении каких товаров можно заключать такой договор.

Ответ строился на нормах Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон), а также Гражданского кодекса Республики Беларусь.

В соответствии со статьей 24 Закона лицензионный договор, договор уступки исключительного права на товарный знак, договор о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а также изменения в указанные договоры регистрируются в патентном органе в порядке, установленном законодательством. В соответствии со статьей 172 выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак лицу, подавшему заявление в Апелляционный совет о признании его товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком, производится патентным органом в течение одного месяца с даты внесения сведений в перечень общеизвестных товарных знаков.

Поскольку сведения, внесенные в перечень общеизвестных товарных знаков, которые публикуются в официальном бюллетене товарных знаков, содержат указание на товары или услуги, в отношении которых товарный знак (или обозначение) был признан общеизвестным, следовательно, и лицензионный договор на его использование может быть заключен только в отношении товаров или услуг, внесенных в сведения. Если товарный знак (обозначение), признанный общеизвестным, зарегистрирован его владельцем в отношении другой продукции или услуг, то лицензия может быть также предоставлена правообладателем на использование товарного знака в отношении товаров или услуг, внесенных в другое свидетельство на обычный товарный знак владельца общеизвестного товарного знака.

При этом важно понимать, что поскольку нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака в отношении неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь, то при заключении лицензионного договора с владельцем общеизвестного товарного знака лицензиар в договоре может указывать, что не возражает против использования общеизвестного знака лицензиатом в отношении иных товаров, отличных от товаров, в отношении которых товарный знак был признан общеизвестных. Обозначать в лицензионном договоре передачу права на использование общеизвестного товарного знака в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на общеизвестный товарный знак, по всей вероятности, недопустимо.

Это логично, поскольку в соответствии со статьей 23 Закона лицензионный договор должен содержать значения показателей качества товаров лицензиата или условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, а также условие об осуществлении лицензиаром контроля качества товаров лицензиата. Ясно, что владелец общеизвестного товарного знака, зарегистрированного в отношении продукции машиностроения, не может контролировать качество товаров медицинского назначения.